商标侵权认定标准 再论涉外定牌加工的商标侵权认定

----- 以“上海申达音响”诉“玖丽得电子”商标侵权案[[1]]为例

一：案例简介

原告：上海申达音响电子有限公司

被告：玖丽得电子（上海）有限公司

一审法院：上海市第一中级人民法院

原告诉称：原告经申请于1998年3月28日获得注册“Jolida”图文组合商标，核定使用商品第9类“扩大器、收音机、影碟机”。原告以该商标向上海海关进行了备案。2008年8月，原告收到上海海关通知书，确认被告出口美国电子管功率放大器98台，商品上标注有“Jolida”图文组合商标。原告认为，被告未经许可在相同商品上使用“Jolida”图文组合商标，构成商标侵权。

被告辩称：原告和被告都是美国朱利达公司投资设立的，美国母公司很早就在美国注册并使用“Jolida”图文组合商标，原告持有“Jolida”图文组合商标系恶意在中国抢注。被告生产有关产品在中国内没有销售，仅是与美国母公司有出口贸易，故不应认定为商标侵权。

法院经审理查明：被告生产加工并出口有关产品并被海关查扣，双方商标标识及产品类别本身相同，各方均无异议。原告和被告都是美国朱利达公司投资设立的，但原告股东后变更为其他主体，在原告设立及在中国注册商标前，美国母公司即已在美国注册并使用“Jolida”图文组合商标。依据被告的合同以及被控侵权产品内外包装上标注的美国朱利达公司的企业名称等综合考虑，被告使用商标是美国朱利达公司在美国享有合法商标权的商标且产品全部出口美国。

综上，法院判决认定：被告在本案中的行为属于涉外定牌加工出口的行为。被告在产品内外包装上标注的商标及企业名称均为美国朱利达公司，因此在美国市场消费者能够通过商标标识区分商品的来源为美国朱利达公司。由于涉案产品全部出口美国并未在中国市场实际销售，中国消费者不存在对该商品来源发生混淆和误认的可能，因此，被告行为不构成商标侵权。

该判决于2009年4月24日作出，是否上诉，目前尚不明确。

二：引发的话题 —— 涉外贴牌加工的商标侵权认定。

上述案例案情本身并不复杂，其所涉及的争议点实质只有一个，那就是：涉外定牌加工的商标侵权认定。

所谓定牌加工，就是OEM.，也即工厂按照订购商的要求进行生产，并标上订购商的品牌，由订购商收购。在涉外定牌加工中，如何界定加工者的“贴牌”加工行为，其是否应该被认定为商标侵权？这是一个争议较多而一直没有权威（指最高法院层面的判决或文件）定论的问题，无论是理论界还是不同的法官本身对此都有不同的观点。

最早引起对这个问题讨论的案例是发生在深圳的耐克案，该案案情为[[2]]：2000年3月至5月间，西班牙CIDESPORT公司（下称西班牙公司）委托浙江一进出口公司（下称浙江进出口公司）和嘉兴市一服装厂（下称嘉兴服装厂）生产耐克男滑雪衣，由西班牙公司提供原材料、商标吊牌等，该西班牙公司在西班牙拥有NIKE商标，注册类别是第25类（运动服装）。浙江进出口公司负责原材料的进口和服装的报关，嘉兴制衣厂负责加工。

此判决作出后，引来较多质疑，主要认为，定牌加工系单纯的生产贴牌行为不构成《商标法》意义上的“商标使用”；其次，这里的产品全部直接出口，并不在中国境内做任何的销售，因此不存在混淆的可能，不应认定为商标侵权。但是，广东法院认为这种行为亦为侵权。

依据中国知识产权报2009年2月份一篇《法院认定"贴牌加工"侵权需赔偿》[[3]]之报道，在广州绿色盈康生物工程有限公司诉广州真和药业公司等商标侵权案中，其同样判决被告等构成侵权。

依据该篇报道，此案案情为：广州真和药业有限公司（下称真和公司）先后于2001年5月、2002年5月分别获得《药品生产许可证》和《药品GMP证书》。2002年4月，真和公司与盈康科技控股国际有限公司（下称盈康公司）签订《产品出口合同》，接受委托对盈康公司提供的灵芝孢子粉及胶囊进行包装加工，加工商品胶囊上印有“ENHANVOL”字样，胶囊加工完成后由盈康公司在香港进行销售。

2004年3月，广州绿色盈康生物工程有限公司（下称绿色盈康公司）以“盈康公司未经许可，委托真和公司在大陆地区加工制造印有“ENHANVOL”商标的同类商品活灵芝孢子粉胶囊，并在香港销售；加工被控侵权商品的协议书之签订及销售等工作均由香港居民钟志强负责，钟志强也是本案收益者；盈康公司、真和公司与钟志强的上述行为共同侵犯绿色盈康公司的注册（“ENHANVOL”英文文字商标，2002年12月28日获核准，注册号为第1967775号，核定使用商品为第30类，使用范围包括非医用营养胶囊等类别。）商标专用权，应承担共同侵权责任”为由向广州市中级人民法院起诉，要求三被告共同赔偿经济损失约200万元，并在媒体上公开赔礼道歉等。

广州一审判决：盈康公司未经许可使用绿色盈康公司注册商“ENHANVOL”的行为均构成对绿色盈康公司权利的侵犯。盈康公司未经绿色盈康公司许可，委托真和公司在中国大陆地区加工与绿色盈康公司注册商标核定使用类别相同的商品上使用绿色盈康公司注册商标“ENHANVOL”，共同侵犯了绿色盈康公司的注册商标专用权，应承担相应的停止侵权、赔偿损失等民事责任。于是作出一审判决，判令盈康公司、真和公司立即停止侵权行为，盈康公司赔偿绿色盈康公司经济损失48万元，真和公司赔偿2万元。

一审判决后，盈康公司向广东省高院提起上诉，上诉理由之一即为：所有产品全部用于出口，不在中国大陆地区销售，不会对中国大陆地区的相关公众造成混淆，并进而导致误购误认。

广东省高院二审判决：……盈康公司的行为构成侵权。此外，被控侵权商品全部用于出口，并未在中国大陆地区销售，绿色盈康公司并未因盈康公司的委托加工行为遭受直接或间接损失。而绿色盈康公司为制止侵权、恢复权利而支出了律师费、调查取证费等费用，应该得到适当赔偿。维持一审中关于盈康公司、真和公司立即停止侵权等判决事项，盈康公司一审赔偿判决项目变更为赔偿绿色盈康公司为制止侵权而支出的合理费用15万元。

很显然，广东法院的观点是，《商标法》[[4]]第52条第一款规定“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”构成商标侵权，定牌加工及出口行为发生在中国境内，属于对商标的使用行为即应被认定为侵权。

与广东法院看法不同的是，北京高级法院曾在2004年2月18日京高法发[2004]48号《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》[[5]]第13条通过问答方式对此予以明确阐述 —— 问：受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口，其商标与权利人的注册商标相同或者近似的，其行为是否构成侵权?  答：造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。不过，2006年3月，北京高级法院对此《解答》予以了废止，在修订后的《解答》[[6]]中，其删除了原13条，而仅保留了“承揽加工带有他人注册商标的商品是否构成商标侵权？承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品，并能够提供定作人及其商标权利证明的，不承担损害赔偿责任。”的条款。此举是表明北京高院推翻了之前的观点，还是希望将这个问题留待个案解决，圈内人透露这可能是和最高法院的观点有关。

在2009年1月7日至9日召开的“知识产权审判如何应对金融危机对实体的冲击暨服务外包法律论坛”上[[7]]，对此问题亦再次进行了讨论，以下为各地各部门的观点：

“……国家工商总局商标局吕志华副局长介绍了工商部门的行政执法基本标准。在涉外定牌加工中，加工企业应审核所加工商品的商标是否有合法授权。定牌加工属于使用商标的环节，商标法既没有考虑使用人是否有主观故意，也未在后果上强调使用他人商标是否造成实际损害。工商部门在对定牌加工企业擅自使用商标的行为进行定性时，不考虑其是否明知和是否造成损害，只要发现擅自使用，就认定为商标侵权。商标行政执法是中国特色，需要考虑及时制止侵权行为。如果没有导致损害后果，可能是行政执法介入的结果。对涉外定牌加工中商标侵权的判定应该考虑行政执法与司法的差异。

海关总署政法司李群英处长指出，对于涉外定牌加工行为是否构成商标侵权，海关部门在执法中采用与工商部门相同的判断标准。对于国内学术界、法院和行政执法机关存在的不同意见，他建议利用修订商标法的机会，重新界定“使用”的含义，可以考虑增加损害标准，防止商标权人滥用权利；建议最高人民法院尽快研究出台有关定牌加工案件的审理的司法解释，以统一司法审判；针对定牌加工中出现的新问题和相关法律之间的冲突，应加强法院、工商、海关之间的沟通，协调认定商标侵权的标准。

北京市高级人民法院知识产权庭陈锦川庭长认为，商标侵权判断应该考虑商标的本质和功能：商标是区别商品来源的标志，依附于商品；商标只有使用在商品上并投入市场，才能发挥其功能、体现其价值；商标权的核心在于避免混淆。应该从这个意义上来理解商标法第五十二条第一款及商标法实施条例的相关规定。Trips协议第16条第1款也明确要求，商标侵权应该以造成混淆或者有造成混淆的可能为条件。涉外定牌加工如果基于有权使用商标的人的明确委托，加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。

 浙江省高级人民法院知识产权庭高毅龙审判长认为，涉外定牌加工中的商标侵权认定问题，不仅是法律问题，也是经济问题，还是司法政策的选择和利益平衡问题。他提出，对于涉外定牌加工中在相同商品上使用了相同商标的，应当认定为侵权。对于在不相同商品上使用相同或不同商标的，或者将不相同商标使用在相同或不相同商品上的，不认定构成商标侵权。因为涉外定牌加工的商品产品不在国内销售，国内的消费者也没有发生混淆的可能，法律上不认定为类似商品；同时，贴牌产品的商标与国内注册商标不相同，在产品全部外销的情况下，国内消费者也没有发生混淆的可能，在法律上不认定为近似商标。

 广东省高级人民法院知识产权庭林广海庭长认为，绝对不能把商标管理等同于枪支管理，商标监管制度可以采取更宽松的政策。当特殊时期出现特定现实需要时，司法政策应作出新的考量，适当放宽对涉外定牌加工中承揽人侵权标准的把握，认定不侵权或减免赔偿责任，在主观上没有明显过错时不承担赔偿责任。

 福建省高级人民法院知识产权庭吴新民庭长介绍了福建法院对涉外定牌加工中涉及的商标侵权问题的司法实践。他指出，福建法院从严把握涉外定牌加工商标侵权的认定，主要体现在：1.在侵权认定标准上从严把握，例如对“类似商品”与“近似商标”作从严解释。2.在侵权赔偿数额上从严把握。由于涉外定牌加工的商品未在国内流通，未造成权利人的实际损失，仅需判决侵权人赔偿权利人制止侵权的合理费用。3.受托人及出口代理商有合理抗辩理由的，不认定构成侵权。例如定做人与国内商标权人的权利均源于同一人、国内权利人拥有商标权出于不正当理由等。……”

在这样的情况下，有关涉外定牌加工的案件，通过民事诉讼或者工商局行政查处的，也都是认定为侵权，在理论界还有争论在实务中却似乎已有定论了。然而，此次上海法院作出了不一样的判决，其观点与北京高院之前的解答是一致的，而与广东法院的判法明显不同，这使得这个“老”话题不得不再次被提起。

涉外定牌加工的商标侵权究竟应如何认定？      

三：商标法视角 —— 无混淆之虞即无商标侵权。

我们还是以前面介绍过的深圳中院审理的耐克商标案为例来进行讨论。西班牙耐克公司尤其是浙江的代加工厂，其如此之行为是否构成商标侵权？深圳中院认为构成侵权，其依据的是《商标法》第五十二条第1款，“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”。依据深圳中院的观点，西班牙耐克在服装上“使用”了与美国耐克同样的商标，其当然即构成侵权。从字面、条文本身来看，这样的判定是完全正确的，西班牙公司及其代加工厂确实在中国境内生产了“使用”耐克商标的服装并将这些带有耐克商标的产品申报出口。可是，问题在于，《商标法》该条中“使用”的含义是什么？定牌加工当中的贴牌行为是否属于《商标法》上所讲的对商标的“使用”？

我认为，定牌加工当中的贴牌行为不应该属于《商标法》上所讲的对商标的“使用”。商标权利人有权禁止他人对其商标的“使用”，但是，这不等于权利人有权禁止他人所有形式的使用，被禁止者应仅限于商标意义上的使用。李明德教授认为[[8]]，“商标权赋予了商标所有人以一种排他性权利。但是，这种排他性权利仅是在有关标记用为商标的意义上来说的，商标权人不能禁止他人对自己商标的所有使用形式。至于商标所有人可以禁止什么样的使用，不能禁止什么样的使用，完全由商标法的最终标准来判定，即有关的使用是否会造成商品或服务来源上的混淆，或者说是否存在混淆的可能性。”回到上面的问题，《商标法》第五十二条第1款当中“使用”的含义是什么？李明德教授认为，“判定商标侵权与否的唯一标准就是混淆的可能性”[[9]]，顺着这句话，我们可以得出结论，为《商标法》第五十二条所禁止的“使用”应该仅限于存在“混淆之虞”的使用，它不应该是一个绝对的概念。毕竟，商标以及商标法的宗旨在于，一，保护消费者不受误导、混淆的权利，二，保护商标权利人防止他人与自己混淆的权利或者说防止他人利用混淆、误导进行不正当竞争的权利，“商标不是禁忌”，商标权人享有的并不是对构成商标的图文标识本身的垄断，而应仅限于排斥混淆，这是商标法的根本原理。

我国《商标法》第五十二条第一款未给“使用”设置任何的定语，或许这是产生分歧的根源所在。但是，作为法官，我们不能机械的理解法律，在法条本身存在模糊的情况下，应该依据法律原理及国际惯例来正确的理解与适用法条。如何理解《商标法》第五十二条第一款？我们还可以参考一下TRIPS协议[[10]]的规定，其第16条第1款规定，“注册商标所有人应享有专有权防止任何第三方未经许可而在贸易活动中使用与注册商标相同或近似的标记去标示相同或类似的商品或服务，以造成混淆的可能。”“兰哈姆法”第32条[[11]]亦规定，“获得联邦注册的商标所有人，可以在以下两种情况之下提起民事诉讼……”，其中“有可能造成混淆、误导、欺骗”为必备要件之一。郑成思教授在“中国民法典知识产权篇框架”建议稿第十一条[[12]]的表述是“……任何人不得在可能引起混淆的情况下使用其商标，……” 很显然，从商标法原理及国际惯例也刻的结论，我国《商标法》第五十二条当中的使用必须是“存在混淆之虞之使用”。

那么，在涉外定牌加工当中，在上述耐克商标侵权案中，西班牙公司及其浙江代加工厂的行为是否存在“混淆之虞”呢？我们认为，是不存在的。因为，其所有的产品贴有耐克商标，但生产者均标明了是西班牙耐克公司，而且这所有的商品均只在中国生产然后即直接出口到西班牙，其通道是封闭的，不存在任何与中国的消费者、消费市场发生接触的可能，当然，也就不存在消费者混淆的可能。

另外，他们委托生产加工的目的、动机，自始至终都是出口到西班牙销售而不是要在中国境内销售，这一点是很重要的。商标法说的是“混淆之虞”而不是“已经混淆”，那些以在中国境内销售为目的而实施的贴牌加工行为，尽管在生产阶段即已被查处而尚未造成事实上的混淆，但其整个行为的目的决定了其仍系存在“混淆之虞”之侵权行为，这与我们所讨论的涉外定牌加工行为是明显不同的。读者尤需明了此点，切勿以为如此一来，连那些侵权未遂者也将因此而免受处罚了。

文章开头，我们介绍了上海一中院的判例，其法官同样是以被告行为不存在混淆可能从而认定其不构成侵权的，我认为，这样的认定是正确的，他不是机械的适用法条而是把握了法条背后的原理。

四：两个国际公约 —— 出口产品是否侵犯知识产权应以进口国法律为准。

涉外定牌加工的特点，就是其产品生产完以后最终都要全部的通过海关出口。前面讲到的西班牙耐克案、上海法院的“Jolida”图文组合商标案中，都是在民事诉讼之前，在产品出口时被海关查扣。这是海关边境临时措施， TRIPS协议第51条[[13]]要求，“成员均应在符合下文之规定的前提下，采用有关程序，以使有合法理由怀疑假冒商标的商品或盗版商品的进口可能发生的权利持有人，能够向主管的司法或行政当局提交书面申请，要海关中止放该商品进入自由流通。……成员也可以提供相应的程序，对于意图从其他域内出口的侵权商品，由海关当局中止放行。”依据该条规定，成员国均必须对进口商品设置临时措施而对出口商品则是“可以”，前者是强制性，后者是建议性的。我国作为发展中国家对进出口都设置了海关保护，我们称之为“超标准保护”，对于这一点，许多学者提出过看法，这里暂且不做讨论。

那么，TIRPS为何对出口商品的临时措施未作强制性要求呢？它主要还是因为出口商品最终是进入进口国进行销售，其进入的是进口国市场，对于出口国的消费者并没有任何的“接触”，这样，对于出口国来讲也就不存在制止商标侵权的问题。TRIPS第52条就规定，“凡申请采用上述第51条之程序的权利持有人，均应提供适当证据足以向主管当局证明，依照进口国法律对其知识产权的侵犯，已经不言而喻地存在；……”，出口商品是否侵权依据的是进口国法律，如西班牙定作的耐克服装其最终是进入西班牙的，按照西班牙的法律其并不侵犯他人商标权，美国Jolida公司定购的“Jolida”牌产品同样如此，因此，按照TRIPS协议来讲，我国海关应该是无权查扣他们的。

此外，张玉敏教授还援引《联合国国际货物销售合同公约》（以下简称《公约》）第42条第1款，以说明权利人不能以出卖人国家（即出口国）的法律为根据主张权利[[14]]。《公约》）第42条第1款规定:“卖方所交付的货物,必须是第三方不能根据工业产权或其他知识产权主张任何权利的货物,但以卖方在订立合同时已知道或不可能不知道的权利为限,而且这种权利或要求根据以下国家的法律规定是以工业产权或其他知识产权为基础的: （一）如果双方当事人在订立合同时预期货物将在某一国境内转售或做其他aihuau.com使用,则根据货物将在其境内转售或做其他使用的国家的法律；或者（二）在任何其他情况下,根据买方营业地所在国家的法律。”该条第2 款规定:“卖方在上一款中的义务不适用于以下情况:（一）买方在订立合同时已知道或不可能不知道此项权利或要求；或者（二）此项权利或要求的发生,是由于卖方要遵照买方所提供的技术图样、图案、款式或其他规格。” 依据《公约》，卖方必须保证其提供的产品不侵犯他人知识产权，但是知识产权具有地域性，《公约》要求的是在约定的预期转售国或进口国不构成侵权。参照《公约》该条规定，它再次说明，对于委托中国定牌加工的出口产品，不应适用中国法律而应依据进口国法律来判定其是否侵权。西班牙耐克及美国“Jolida”在西班牙及美国均享有合法的注册商标权，其并不存在侵权的问题。

五：结语 —— 既确保遵循相关国际公约及国际惯例，也始终维护国家利益和经济安全。

我们应订立什么样水准的知识产权法律，司法法官又该如何灵活、准确地理解与使用法律？

仍以耐克案为例。美国耐克已在中国注册了耐克商标，西班牙耐克不可能进入中国市场，而美国耐克仍旧对其进行打击，其目的何在呢？不外乎就是要禁止西班牙耐克“分享”中国廉价而优质的劳动力，我们的法律为其提供支撑，受到伤害的是谁呢？是我国的代加工厂。我们的代加工厂不能承接西班牙耐克的订单了，而只能向美国耐克要订单，其受益者又是谁呢？美国耐克公司。

知识产权的保护水准必须与本国经济发展程度相协调，知识产权的立法及司法，从宏观上来讲，也必需以维护本国之国家利益为根本。我们是发展中国家，相对于发达国家而言，对知识经济的占有，在整个产业链中都处于低端。尽管我们不愿意、不甘心也不能长久的处于世界工厂的位置，但是，发展是需要过程的，为发达国家作代加工赚取“工分”仍将是我国的一大经济来源。我们在处理涉外定牌加工相关知识产权问题时，不可以不考虑这样的国情。《最高人民法院关于贯彻实施国家知识产权战略若干问题的意见》[[15]]提出，知识产权审判，要既确保遵循相关国际公约及国际惯例，也始终维护国家利益和经济安全。窃以为，广东法院对此问题的判决，实在是过于机械，扣一个大帽子，就是既未遵循相关国际公约及国际惯例，更未维护国家利益和经济安全。   

[1] 上海市第一中级人民法院 （2008）沪一中民五（知）初字第317号民事判决

[2] 转引自斯伟江《从两个耐克商标之争谈起》 http://www.ipinchina.net/showzt.asp?id=35

[3] 转引自 国家知识产权局网站 http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/albd/2009/200902/t20090219_441462.html

[4] 《中华人民共和国商标法》 http://www.ipinchina.net/showlaw.asp?id=19

[5] 北京市高级人民法院《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（2004年2月18日　京高法发[2004]48号） http://www.ipinchina.net/showlaw.asp?id=281

[6] 北京市高级人民法院《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（2006年3月29日）

http://www.ipinchina.net/showlaw.asp?id=37

[7] 《金融危机下的我国知识产权司法保护政策 —— 知识产权审判如何应对金融危机对实体经济的冲击暨服务外包法律论坛综述》 http://rmfyb.chinacourt.org/public/detail.php?id=125393

[8] 李明德著 《美国知识产权法》 法律出版社 2003年10月第1版 第308页-309页

[9] 李明德著 《美国知识产权法》 法律出版社 2003年10月第1版 第298页

[10] 郑成思著 《WTO知识产权协议逐条讲解》 2001年01月第1版

[11] 李明德著 《美国知识产权法》 法律出版社 2003年10月第1版 第297页

[12] 郑成思著 《知识产权论》 法律出版社2007年09月第1版 第67页

[13] 郑成思著 《WTO知识产权协议逐条讲解》 2001年01月第1版

[14] 《涉外“定牌加工”商标侵权纠纷的法律适用》作者：张玉敏 http://www.civillaw.com.cn/qqf/weizhang.asp?id=42875

[15] 《最高人民法院关于贯彻实施国家知识产权战略若干问题的意见》(法发[2009]16号)

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